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Con la entrada en vigor el 5 de julio del 2016 de la Directiva (UE) 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, vamos a detallar en este blog cuales son las diferencias con la normativa anterior ya que hasta la fecha existían ciertas lagunas entre los Estados miembros, entre ellas respecto al concepto mismo de “secreto comercial” y la manera de cómo los creadores pueden beneficiarse de sus innovaciones propiciando la competitividad de su empresa y las compensaciones económicas a sus titulares como consecuencia de la apropiación ilegal de documentos, materiales, o archivos electrónicos que contengan secretos comerciales o de los cuales puedan deducirse secretos comerciales.

¿Pero qué debemos entender como “secretos comerciales o industriales”?

Hasta ahora en España no existe una descripción clara del concepto de secreto industrial aunque si es cierto que ha gozado de cierta protección jurídica bajo el concepto de “información no divulgada” por lo que encuadraría dentro del campo de la competencia desleal para aquellos casos de incumplimiento de contrato, abuso de confianza, inducción a la infracción contractual etc.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como ADPIC, que regula la protección de la información no divulgada en su art. 39 se define que:

“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos. (…)”.

¿Significa que cualquier información relativamente importante para la empresa es merecedora de esta protección? . No , dicha información debe reunir  los siguientes requisitos de manera acumulativa:

a) debe ser secreta en el sentido de que no sea fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Si no se da alguna de estas tres características no se podrá considerar que exista un secreto industrial digno de protección legal.

¿Cual es el concepto que se da ahora con la Directiva?

El concepto va más allá de las innovaciones técnicas y tecnológicas ya que se también es susceptible de protección especial otros aspectos como la información empresarial sobre clientes y proveedores, las fórmulas matemáticas y químicas, las estrategias de mercado y de márketing, los procesos de fabricación, los programas de ordenador, las herramientas de consultoría, el best mode de las invenciones patentadas, el know-how negativo (lo que no se debe hacer) y hasta los formatos televisivos.

Sin embargo, la directiva establece que para que las empresas estén legitimadas para acudir a los tribunales deberán haber adoptado las  medidas razonables para proteger la difusión de esa información. Por eso, deben desarrollar protocolos, que incluyan desde controles de acceso o políticas de seguridad hasta acuerdos de confidencialidad o de no desvinculación, devolución de información sensible al final de la relación laboral o incluso cláusulas penales

Por consiguiente, si una empresa ha sido sido víctima de una apropiación indebida de secretos deberá acreditar:

1. Que la información confidencial estaba bien identificada como secreto comercial o empresarial y protegida como tal secreto. Los pactos de confidencialidad no bastan ni la mera confidencialidad ya que se requiere de la implementación de medidas preventivas de protección jurídicas y técnicas.
2. Que se produjo una sustracción, un acceso no autorizado, e identificar quién lo hizo. Por lo que es importante acreditar que había un acceso restringido y quién accedió con y sin permiso.

No obstante, no todo secreto comercial que haya sido divulgado debe entenderse como algo ilícito.  La obtención de un secreto comercial se considera lícita cuando se haya obtenido mediante:

• el descubrimiento o la creación independiente.
• la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto a disposición del público, sin estar sujeto a ninguna obligación jurídicamente válida de limitar la obtención del secreto comercial.
• el ejercicio de los derechos de los trabajadores y los representantes de estos a ser informados y consultados.
• cualquier práctica que sea conforme a las prácticas comerciales leales.

En este sentido, la directiva reconoce  a los denominados whistleblowers o personas que divulgan un hecho confidencial con el fin de denunciar una situación ilegal o una irregularidad. La Directiva ha previsto, al respecto, que el titular de un secreto comercial no podrá ejercer las medidas, procedimientos y recursos allí reconocidos, cuando la presunta obtención, utilización o revelación han tenido lugar :

«en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación», o

«para poner al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que la parte demandada actuara en defensa del interés general» o

«con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho de la Unión o nacional».

El objetivo es amparar conductas de personas que, en el ejercicio de un derecho legítimo de información o libertad de expresión, deciden difundir una información que es considerada en sí como un secreto comercial siempre que el denunciante actúe con la divulgación del secreto en defensa del interés general.

Acción de indemnización por daños y perjuicios:

La Directiva prevé (art. 14) el derecho del demandante a exigir al infractor «que supiera o debiera haber sabido que se estaba involucrando en la obtención, utilización o revelación ilícitas» del secreto comercial, que le pague una indemnización por daños y perjuicios adecuada «respecto del perjuicio realmente sufrido como consecuencia» de los comportamientos sancionados.

Para determinar la cuantía de esa indemnización las autoridades judiciales tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como los perjuicios económicos, el lucro cesante del perjudicado, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor e incluso el perjuicio moral causado al titular del secreto comercial.

Partiendo de que los secretos comerciales desempeñan un importante papel en la protección del intercambio de conocimientos entre empresas, en particular y centros de investigación para el desarrollo y la innovación, con la nueva Directiva se pretende aportar claridad jurídica y unas condiciones de competencia equitativas para todas las empresas europeas.

Carmen Álvarez

Abogada