La nulidad de una marca puede solicitarse cuando el titular ha actuado de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro, cuya causa se encuentra regulada en el art. 59. 1 b) del Reglamento sobre Marca de la UE.
Para evaluarla, se analizan factores como la existencia de un registro previo en un Estado miembro, las circunstancias de creación de la marca, su uso desde entonces y si ha sido utilizada tras el registro.
Según las directrices que indica la EUIPO, la mala fe en el registro de una marca se aplica cuando existen indicios relevantes y coherentes de que la solicitud no tenía como objetivo competir lealmente, sino:
- Perjudicar los intereses de terceros de forma contraria a las prácticas comerciales leales.
- Obtener un derecho exclusivo sin dirigirse a un tercero específico, pero con una finalidad ajena a las funciones legítimas de la marca.
A ello se suma, la posibilidad de solicitar la caducidad de la marca si el titular no ha hecho un uso efectivo de ella durante más de 5 años consecutivos, salvo que existan razones justificadas para dicha falta de uso.
Para acreditar dicho uso, conforme al art. 19(2) del RDMUE y art. 10(3) del RDMUE, las pruebas deben demostrar lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso en relación con los productos o servicios registrados.
Obras de BANSKY ¿se pueden registrar como marca?
A priori, cualquier diseño podría utilizarse como logotipo de una empresa para identificar el origen de sus productos o servicios. Pero en el caso de Bansky, resulta un poco más complicado teniendo en cuenta el anonimato del artista y su relación crítica con los derechos de autor.
Las causas expuestas como son la mala fe y la falta de uso de los diseños como marca, son las que se alegaron por parte de la empresa Full Colour Black -especializada en tarjetas de felicitación y arte callejero- , para invalidar el registro de marca de varios diseños de BANSKY inscritos a favor de la sociedad Pest Control Office Limited, la entidad que gestiona los derechos de Banksy, por entender que existió mala fe al no tener intención de usar la obra como marca ni, por lo tanto, de utilizarla como indicador de origen empresarial en sus productos o servicios.
Además, la reclamante entendía que los registros de los diseños únicamente buscaban eludir los inconvenientes de los derechos de propiedad intelectual, en cuanto se exige la identificación del autor, quedando esta idea reforzada con las declaraciones del mismo artista al expresar abiertamente su crítica a los derechos de autor con su famosa frase : “Copyright is for losers”.
A ello se sumaba que, el simple hecho de poner a disposición del público la imagen de la marca como obra de arte grafitti y habiendo permitido usos no comerciales, confirmaba la mala fe del registro ya que el objetivo de BANSKY se limitaba a impedir que terceros la pudieran explotar y no tanto en utilizarla realmente como marca para distinguir sus propios productos o servicios.
Estos criterios fueron confirmados y avalados por la EUIPO sobre las obras “El Lanzador de Flores”, “Radar Rat” , “Girl with Umbrella”, “Painting Rat”, “Bomb Hugger” , en cuanto concluyó probada la existencia de mala fe de BANSKY ya que no tenía ninguna intención de utilizar la marca comunitaria en relación con los productos y servicios señalados en su registro. Incluso la EUIPO cuestionó el hecho de que BANSKY nunca había comercializado ni vendido ningún producto o servicio bajo las marcas con anterioridad a la acción de nulidad instada por la empresa Full Colour Black interesada en explotar los diseños del artista para sus productos.
Otro de los argumentos esgrimidos por la EUIPO fue que BANSKY usó el sistema de marcas como un sustituto de los derechos de autor sin intención de utilizarlo comercialmente, y que la declaración pública de BANSKY “Copyright is for losers” fue interpretada como un indicio de que no tenía interés genuino en la protección de la propiedad intelectual bajo el sistema de marcas.
“Laugh Now” de BANSKY – Intención del titular de la marca.
Sin embargo, en una posterior resolución de fecha 25 de octubre del 2022, la EUIPO cambió su postura anterior al concluir -para esta obra en concreto- que BANSKY no incurrió en mala fe al solicitar el registro de una de sus marcas de “Laugh Now”, ni que el objetivo de BANSKY era prohibir el uso de sus obras por parte de terceros que ya había sido previamente autorizado.
La EUIPO revirtió su decisión al centrarse no solo en el uso comercial de la marca, sino en la intención del titular al registrarla. Destacó que BANSKY tenía derecho a permitir el uso de su obra antes de solicitar la marca, aunque con ciertas restricciones, como la prohibición de fines comerciales.
La EUIPO también recordó que una misma obra puede estar protegida tanto por derechos de autor como por derechos de marca. Por ello, el hecho de que el titular registrara la marca sobre una obra ya protegida por derechos de autor no implica automáticamente mala fe. Además, dado que el solicitante de la cancelación no presentó pruebas adicionales que demostraran una elusión de la normativa de derechos de autor, su reclamación en este aspecto fue desestimada.
De hecho, la EUIPO afirmó, que desde una perspectiva comercial, tiene sentido que el titular de los derechos de autor busque proteger su obra también como marca, ya que esto le proporciona una herramienta adicional para defenderla en casos de infracción.
Asimismo, se consideraba irrelevante la postura crítica de BANSKY sobre los derechos de autor, ya que forma parte de su libertad de expresión. Lo determinante en este caso fue que no se demostró falta de intención de uso de la marca. Además, recordó que no es obligatorio usar una marca antes de registrarla y que el titular tiene hasta cinco años desde el registro para comenzar a utilizarla de manera efectiva.
La EUIPO concluye finalmente que:
“El solicitante de cancelación tenía la obligación de demostrar que el propietario de la EUTM actuó de mala fe al presentar la solicitud de la marca impugnada. Sin embargo, los argumentos, hechos y razonamientos proporcionados por el solicitante de cancelación no logran justificar ni explicar de manera clara un comportamiento deshonesto por parte del propietario de la marca en el momento de la solicitud. Por lo tanto, la presunción de buena fe sigue siendo válida y el solicitante de cancelación no pudo probar lo contrario.”
Por lo tanto, la buena fe del registro de la marca se presume y para destruir la presunción es necesario aportar pruebas contundentes.
Estas decisiones reflejan la importancia de que los solicitantes de marcas tengan una intención real de uso comercial en el momento de la solicitud, y no la utilicen con fines ajenos a su función, como perjudicar a terceros o sin una intención genuina de explotarla en el mercado.
